Markenanmeldung International (IR-Marke) bei der WIPO

Im Rahmen der Internationalen Markenregistrierung bei der WIPO beraten wir Sie zur Basismarke, Staatenauswahl und anfallenden Anmeldegebühren, Schutzfähigkeit und den notwendigen Recherchen nach bestehenden Rechten in den Wunschstaaten.

Dabei geht es uns um den möglichst optimalen Schutz für Ihre Marke. Wir verlieren dabei jedoch auch nicht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte und ein vernünftiges Kosten / Nutzen Verhältnis aus den Augen.

Unser Leistungspaket für den internationalen Markenschutz in bis zu fünf Staaten bietet Ihnen folgenden Leistungsumfang.  Die Staatenanzahl ist im Auftragsformular problemlos zu erweitern.

Auf Basis einer Heimatmarke ist die Internationalisierung des Markenschutzes für die Unterzeichnerstaaten des Madrider Markenabkommens (MMA) und des Protokolls des Madrider Markenabkommens (PMMA) möglich.

Ihre Vorteile der internationalen Markenanmeldung (IR-Marke):

• Sie erspart dem Anmelder die parallele Anmeldung nationaler Marken in den verschiedenen Mitgliedsstaaten.
• Nach der IR-Markenanmeldung genießt die Marke in jedem beantragtem Land ebenso Markenschutz, als wäre sie dort unmittelbar hinterlegt worden.
• Wird in einem der gewählten Länder die IR-Marke rechtskräftig zurückgewiesen, so bleibt - im Gegensatz zur EU-Gemeinschaftsmarke - der Markenschutz in den übrigen gewählten Ländern bestandskräftig.
• Die Schutzdauer der IR-Marke selbst beträgt zehn Jahre gerechnet vom Tag Anmeldung an und kann beliebig oft verlängert werden.

Prehm & Klare Rechtsanwälte bringen Ihre internationale Marke (IR-Marke) bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genf zur Anmeldung. Im Rahmen dieser IR-Markenanmeldung erbringen wir für Sie nachfolgende Leistungen:

• Besprechung und Beratung der individuellen Markenstrategie der IR-Marke
  
• Beurteilung der Schutzfähigkeit der IR-Markenanmeldung
  
• Ermittlung der entstehenden amtlichen Gebühren der WIPO
• Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der IR-Marke
  • inkl. Übersetzung und Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Basismarke ins Englische

• Fertigung der IR-Markenanmeldung in bis zu 5 Staaten und Übersendung des Antrags an das Deutsche Patent- und Markenamt
• Führung der Korrespondenz mit dem Deutschen Patent- und Markenamt und der WIPO
  • Prüfung und Weiterleitung der Empfangsbescheinigung
  • Überwachung der Zahlungsfristen
  • Aktive Sachstandsüberwachung
  • Übersendung der Markenurkunde
  • Überwachung der Widerspruchsfrist
  • Tätigkeit bei Androhung einer Eintragungszurückweisung oder im Widerspruchsverfahren werden in Absprache gesondert nach Pauschalhonorar berechnet
• Mandantenbetreuung während des gesamten Anmeldeverfahrens
• Teilabrechnung bei vorzeitiger Mandatsbeendigung nach Maßgabe der bis dahin erbrachten Leistungen

Was ist überhaupt eine IR-Marke?

IR steht für International. Eine Internationale Marke ist aber keine Weltmarke! Eine Weltmarke gibt es nicht.

Bei der Internationalen Marke werden vom Markenanmelder benannte Mitgliedstaaten des Madrider Markenabkommen bzw. Protokoll zum Madrider Markenabkommen auf der Basis einer Heimatmarkenanmeldung geschützt. Es wird technisch gesehen die Heimatmarke, z.B. eine Deutsche Marke auf andere Mitgliedstaaten des MMA oder PMMA ausgedehnt. Man erlangt so Schutz für sein benanntes Länderportfolio. Man kann minimal nur ein fremdes Land beanspruchen (z.B. Österreich) oder aber auch gleich mehrere Länder benennen (z.B. Österreich, Italien, Schweiz). Mit steigender Länderanzahl steigen dann auch die Amtsgebühren bei der WIPO in Genf. Die WIPO (World Intellectual Property Organisation) ist die Behörde, die für IR-Marken zuständig ist. Die Amtsgebühren müssen dann vom Anwalt je nach Länderportfolio individuell ausgerechnet werden. Nachdem die WIPO die beantragte Marke im eigenen IR-Register als Marke eingetragen hat, teilt es den beanspruchten Ländern bzw. deren Markenämtern diesen Umstand mit und bitte technisch gesehen um Ratifizierung. Erst wenn das beanspruchte Land zustimmt, ist die IR-Marke für dieses Land wirklich geschützt. Der Verfahrensablauf in den einzelnen Mitgliedsländern des MMA und PMMA ist dabei häufig gänzlich unterschiedlich. Man kann sich vorstellen, dass die Ratifizierung in den USA anders läuft, als im Iran oder Russland. Sofern aus den beanspruchten Ländern seitens eines Markenamtes Gegenwehr kommt, ist der Markenanwalt mit seinem Wissen gefragt. Eine IR-Marke ohne spezialisierten Anwalt anzumelden, ist also nicht ratsam. Do it yourself scheidet von vornherein gänzlich aus.

Vor einer IR-Markenanmeldung sollte unbedingt in den Zielländern eine internationale Markenrecherche bzw. eine internationale Firmennamenrecherche durchgeführt werden.

Grundvoraussetzung für eine Internationale Marke

Für eine Internationale Markenanmeldung nach dem Madrider Markenabkommen bzw. Protokoll zum Madrider Markenabkommen benötigt man zunächst eine sogenannte Basismarke im Ursprungsland des Markenanmelders. Für den typischer Weise deutschen Markenanmelder bedeutet dies in der Regel seine Deutsche Marke. Seit dem 01.10.2004 kann als Basismarke auch eine EU-Marke / Unionsmarke dienen. In aller Regel raten wir unseren Mandanten jedoch dazu, als Basismarke eine Deutsche Marke zu wählen. Bei IR-Markenanmeldung auf der Basis einer EU-Marke sind nämlich sowohl die Basismarkenamtsgebühren teurer und zudem auch oftmals die bei den ausgewählten Ländern der zukünftigen IR-Marke anfallenden Länderamtsgebühren. Dies hat damit zu tun, das die EU dem Madrider Markenabkommen nur über das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) beigetreten ist und damit kein MMA-Mitglied ist. Ein weiterer Grund die EU-Marke als Basismarke zu vermeiden ist, dass die EU-Marke insgesamt sehr leicht angreifbar ist und komplett in sich zusammen fällt, wenn auch nur aus einem Mitgliedsland erfolgreich z.B. Widerspruch gegen die EU-Marke eingelegt wurde. Ein Problem in einem EU-Mitgliedsland infiziert die gesamte EU-Marke. Kippt aber die Basismarke in den ersten 5 Jahren seit IR-Markenanmeldung, greift dieses Problem unmittelbar auch auf die IR-Marke über. Auch diese fällt dann.

Erfahrungsgemäß lässt sich der Marken- und Firmennamenraum in Deutschland leichter und intensiver und damit auch rechtssicherer recherchieren, als ganz Europa auf der Marken- und Firmennamenebene lückenlos zu überprüfen. Deshalb ist eine deutsche Basismarke immer einer EU-Basismarke vorzuziehen.

Wie ist der Verfahrensablauf bei einer Internationalisierung der Marke?

1. Bei der Internationalisierung der Basismarke (auch Heimatmarke genannt) ist zunächst das Heimatmarkenamt involviert. Bei deutschen Markenanmeldern ist das das Deutsche Patent- und Markenamt in München. Man reicht dort mit Hinterlegung der Amtsgebühr für das DPMA (Stand Juni 2016: 180,- EUR) den Antrag auf IR-Markenanmeldung ein. Das DPMA prüft dann, ob die Basismarke so überhaupt existiert und prüft überschlägig, ob man die richtigen Formulare der WIPO verwendet hat, die gewählte Sprache für den Antrag richtig ist und das beanspruchte Klassenverzeichnis stimmt. Wenn alles richtig ist, leitet das DPMA den IR-Antrag an die WIPO weiter. Ansonsten kommt es zu einer sogenannten Beanstandung, die man fristgemäß beseitigen muss, die ansonsten der Antrag auf Internationalisierung verworfen wird. Da manchmal auch Fristen für die IR-Markenanmeldung beachtet werden müssen, weil man z.B. die Anmeldepriorität der Basismarke für die IR-Marke beanspruchen möchte, sollte der Internationalisierungsantrag zum beim ersten Mal sitzen. Gute Vorbereitung und Know how sind also angebracht.
2. Wenn der Antrag auf Internationalisierung der Basismarke bei der WIPO schließlich angekommen ist, prüft die WIPO selbst noch einmal die Unterlagen und natürlich ob auch die WIPO-Amtsgebühr vom Anmelder in entsprechender Höhe gezahlt worden ist. Ein häufiger Hinderungsgrund für eine Marken-NICHT-eintragung sowohl bei DE-Marken, EU-Marken und IR-Marken ist, dass die Anmelder vorher nicht die Höhe der verursachten Kosten einschätzen konnten (was eigentlich ganz einfach ist, wenn man weiß wie diese berechnet werden) und dann auf halben Wege stranden. Wenn alles in Ordnung ist mit dem Antrag auf Internationalisierung trägt die WIPO die IR-Marke in Ihr Register ein und veröffentlicht dies in Ihrer Gazette des Marques Internationales. Da das DPMA im Bereich IR-Marken sehr kompetent besetzt ist, hat die WIPO an von dort weitergereichten Internationalisierungsanträgen in der Regel sehr wenig bis gar nichts zu kritisieren und trägt die IR-Marke sehr rasch in ca. 2-3 Monaten nach Übersendung des Antrages vom DPMA im IR-Register ein. ACHTUNG! Der aufmerksame Beobachter hat an dieser Stelle bemerkt, dass die IR-Markenanmeldung erst nach erfolgter Eintragung im IR-Register der WIPO auftaucht und nicht schon wie bei DE-Markenanmeldungen oder EU-Markenanmeldungen im Zeitpunkt des Anmeldestadiums zu sehen ist. Hieraus ergibt sich für jede Markenrecherche ein Blindfaktor von 2-3 Monaten in der man eine möglicher Weise prioritäre IR-Marke nicht sehen kann.
3. Die Ratifizierung der beanspruchten Länder der IR-Marke erfolgt durch die nationalen Markenämter der Zielstaaten. Die WIPO reicht die Mitteilung der IR-Markeneintragung an die beanspruchten Länder weiter. Die prüfen dann ihrerseits noch einmal, ob insbesondere das Klassenverzeichnis aktzeptiert wird oder der Begriff möglicher Weise in dem betreffenden Staat ein allgemeiner und damit nicht schützbarer Begriff ist (Stichwort: Kennzeichnungskraft). Für diese Prüfung haben die Markenämter der Zielstaaten zwischen 12 (MMA-Mitglieder) bis 18 Monate (PMMA Mitglieder) Zeit. Sämtliche Probleme / Beanstandungen der Zielstaatenmarkenämter teilen diese der WIPO mit, die dann wiederum die amtlichen Beanstandungen der Zielstaatenmarkenämter an den Anmelder bzw. dessen Rechtsvertretung weiterreicht. Werden diese Beanstandungen nicht fristgemäß behoben, fällt dieser Staat der IR-Markenanmeldung weg und die IR-Marke genießt für diesen Staat keinen Schutz mehr. Auch dies findet man dann in der Gazette wieder.

Wie lange ist eine IR-Marke geschützt?

1. Die Basismarke muss 5 Jahre lang Bestand haben, da ansonsten die IR-Marke automatisch wieder gelöscht wird. Danach kann die IR-Marke alleine fortbestehen und bedarf keiner Basismarke mehr.
2. Die Schutzdauer der Internationalen Marke beträgt 10 Jahre, kann bei einer reinen MMA-Anmeldung wahlweise auch für 20 Jahre im Voraus bezahlt werden. Derzeit benachrichtet die WIPO die Markenanmelder noch darüber, wenn die IR-Marke ausläuft und verlängert werden muss. Dies geschieht in der Regel 6 Monate vor Ablauf der IR-Markeneintragung.
3. ACHTUNG! Bei einigen Staaten (z.B. USA vor Ablauf von 3 Jahren) wird vor Ablauf einer bestimmten Frist ein sogenannter Benutzungsnachweis gefordert. Hierüber setzen die Zielstaatenmarkenämter häufig die Markeninhaber noch nicht einmal in Kenntnis. Wird der Benutzungsnachweis nicht fristgemäß erbracht, verfällt die IR-Marke im betreffenden Staat wegen Nichtbenutzung.

EU-Marke (Unionsmarke) vs. IR-Marke! Welche Form der Markenanmeldung ist bei der Internationalisierung besser?

Die Anmeldung von Unionsmarken (EU-Marken) liegt im Trend. Deutsche und vor allen Dingen amerikanische Kanzleien melden lieber Unionsmarken an, als die Internationale Marke (IR-Marke) über die WIPO in Genf, obwohl häufig gar nicht die ganze EU, sondern nur einzelne Staaten in Europa benötig werden.

Unionsmarken werden häufiger angemeldet als Internationale Markenregistrierungen

Die Gründe hierfür müssen im formalen Bereich der Internationalen Markenregistrierung gesucht werden. Die Anmeldung einer Unionsmarke ist nämlich formal erheblich einfacher durchzuführen und in die Anmeldeprozedur ist erheblich weniger umfangreich als die Anmeldung einer Internationalen IR-Marke.

Die EU-Marke kann man nämlich direkt online in sehr kurzer Zeit anmelden. Mit exakter Vorbereitung ist die eigentliche Anmeldeprozedur in weniger als 10 Minuten erledigt. Bei der IR-Marke ist eine online-Anmeldung nicht möglich. Man muss  eine Papieranmeldung mit einem ziemlich großen Fragenkatalog in mehrfacher Ausfertigung über das Heimatmarkenamt der Basismarke einreichen, dass eine Prüfung der IR-Markenanmeldung vornimmt, bevor es diese dann an die WIPO in Genf weitergeleitet wird. Bei deutschen Basismarken macht dies das DPMA. Man kann aber auch auf der Basis einer Unionsmarke eine IR-Marke beantragen. Das zuständige Amt ist dann das EUIPO.

Kosten der Eingangsprüfung der Internationalen Markenregistrierung durch das Heimatmarkenamt

Das DPMA nimmt für die Eingangsprüfung und Weiterleitung an die WIPO eine Gebühr von derzeit 180,- EUR und das EUIPO schlägt noch einmal 120,- EUR drauf und berechnet für die Anmeldung einer Internationalen IR- Marke 300,- EUR Amtsgebühren.

Welche Sprachen müssen bei der Registrierung einer Internationalen Marke eingehalten werden?

Die Unions-Markenanmeldung sowie die gesamte Korrespondenz mit dem EUIPO kann in deutscher Sprache durchgeführt werden. Bei der Anmeldung der IR-Marke erfolgt die Korrespondenz mit der WIPO wahlweise auf Englisch oder Französisch.

Wie schnell wird eine Internationale Markenanmeldung zur Markenregistrierung?

Bei der Unions-Marke erfolgt dann eine homogene Entscheidung z.B. über die Eintragungsfähigkeit oder über Widersprüche gegen die Unionsmarke bereits im Laufe des Anmeldeverfahrens. Bei der IR-Marke ist die Entscheidung, ob die IR-Marke in dem jeweils beanspruchten Land wirklich durchkommt, erheblich nach hinten verlagert. Zwar trägt die WIPO zunächst die Internationale Marke in ihrem IR-Register ein, aber danach erfolgt noch innerhalb von 6 bis 18 Monaten Ratifizierung der Eintragung in den beanspruchten Staaten durch die nationalen Markenämter nach nationalem Recht. Es ist nicht unüblich, dass weiterer Schriftwechsel direkt mit den nationalen Ämtern in deren Landessprache erforderlich wird. Dies verursacht natürlich in der Regel zusätzliche Anwaltskosten. Besonders negativ ist an dieser Stelle die USA (Markenamt USPTO) zu erwähnen, die bei einer Stellungnahme aufgrund einer sogenannten Office Action nur US-Anwälte zulassen bzw. der Markenanmelder selbst antworten muss -was keine gute Idee ist.

Bei der Internationalen Marke (IR) ist die Benutzung in jedem beantragten Staat notwendig!

Ein weiterer Punkt für die Unionsmarke ist, dass im Gegensatz zur EU-Unionsmarke bei der IR-Marke die markenmäßige Benutzung in jedem beanspruchten Staat einzeln erforderlich ist. Bei der Unionsmarke reicht also z.B. die Nutzung in Deutschland für den Rechtserhalt der ganzen Unionsmarke aus. Bei der Internationalen Marke muss die Nutzung in jedem einzelnen beanspruchten Staat erfolgen. Staaten wie die USA verlangen sogar innerhalb der ersten 3 Jahre einen Benutzungsnachweis. Die Liste der Komplikationen mit einer IR-Marke ist nicht abschließend. Aber wozu braucht man die Internationale Markenregistrierung denn jetzt?

Fazit: Die IR-Marke macht tatsächlich nur Sinn,

wenn man die Schweiz oder weitere Nicht-EU-Staaten des MMA/PMMA beanspruchen möchte (z.B. die USA, China oder Japan)

oder in Europa nur einzelne Länder beansprucht werden sollen, weil bei der Konfliktrecherche in einem oder mehreren europäischen Mitgliedsstaaten Konfliktmarken ermittelt worden sind.

Ein riesiger Vorteil der Internationalen Marke gegenüber der Unionsmarke

IR-Markeneintragung über die WIPO hat gegenüber der EU-Unions-Marke den entscheidenden Vorteil im Falle von Markenkonflikten in irgendeinem Staat des gewählten Länderportfolios. Man hat nämlich bei der EU-Marke immer im Hinterkopf zu behalten, dass bereits ein Problem in einem EU-Mitgliedsstaat (und sei es nur eine unbedeutende Marke auf Zypern) die gesamte Unionsmarke infiziert und dadurch zu Fall bringen kann, während bei der IR-Marke ein Problem in einem beanspruchten Staat gerade nicht auf die gesamte Anmeldung übergreift, sondern separiert ist. Dies führt bei wackeligen EU Unionsmarken häufig zu der Strategie, dass man eine Deutsche Basismarke anmeldet und dann im Rahmen der IR-Markenanmeldung die Unionsmarke (die EU ist Mitgliedsstaat des Madrider Markenabkommens) mit beantragt. Gibt es dann bei der Unionsmarke tatsächlich Probleme, kann man diese im Mantel der Internationalen Markenregistrierung umwandeln und nur noch die EU-Staaten verfolgen, die keine Problem machen. Das ist dann zwar wirklich nur durch einen erfahrenen Markenanwalt zu leisten, aber grundsätzlich geht es.