Der Unternehmensjurist wirkt genervt. Wieder haben die aus dem Marketing lediglich für ihre Daseinsberechtigung eine „tolle“ Idee entwickelt und der Geschäftsführung diese mit werbewirksamen Powerpoint-Präsentationen als das Non plus Ultra und „unbedingt haben müssen“ verkauft. Er hat das „Ding“ jetzt auf seinem Schreibtisch und soll die Frage beantworten, ob das neue, angeblich viel tollere Markenlogo noch von der alten Wort-/Bildmarke abgedeckt ist oder eine neue Marke angemeldet werden muss. Er sitzt dabei in der Zwickmühle.
Sollte das neue Logo vom alten zu weit entfernt sein, ist die Neuanmeldung notwendig. Aber was ist mit der Priorität des alten Logos, wenn dieses zukünftig nicht mehr genutzt wird, sondern nur noch das neue Logo? Ihm ist klar, dass in diesen Fällen aufgrund der zukünftigen Nichtbenutzung der Rechtsverlust der Marke durch Nichtbenutzung drohen kann.
„Na und“ sagt das Marketing. Der Unternehmensjurist weiß aber um die Brisanz des Themas, da er im Gegensatz zu den Marketingjungs die Rechtssprechungslage kennt. Aktuell hat nämlich der BGH in zwei Verfahren dem EuGH zur üblichen Vorabklärung Fragen der rechtserhaltenden Benutzung von Marken vorgelegt, da im deutschen Markenrecht, das eigentlich zum übrigen europäischen Markenrecht vollständig harmonisiert sein sollte eine Besonderheit zur rechtserhaltenden Nutzung formuliert scheint (Beschluss vom 17.08.2011 – I ZR 84/09 – Proti und Beschluss vom 24.11.2011 – I ZR 2006/10 – Stofffähnchen II):
Es soll nunmehr geklärt werden, ob es mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, dass nach deutschem Markenrecht ein älteres Zeichen, das nicht bzw. nicht mehr verwendet wird, gleichwohl durch eine eingetragene Abwandlung oder Kombination rechtserhaltend benutzt werden kann.
Die Tragweite der Entscheidung des EuGH wird enorm sein.
Grundsätzlich sieht das deutsche Markengesetz vor, dass eine Marke so wie sie eingetragen ist, benutzt werden muss. Abweichungen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Sie dürfen aber den sogenannten „kennzeichnenden Charakter“ der Marke nicht verändern.
In der Praxis, also z.B. im Verletzungsverfahren muss der Markeninhaber immer auf die Einrede der Nichtbenutzung des Angegriffenen gewappnet sein, der den Nachweis der Markenbenutzung einfordern kann. Sofern die betreffende Marke älter als 5 Jahre seit Eintragung ist, muss der Aggressor nachweisen, dass er seine Marke genau für die Waren oder Dienstleistungen genutzt hat, für die sie eingetragen worden sind. Andernfalls wird er den Prozess vermutlich verlieren.
Das deutsche Markenrecht sieht in seinem § 26 Abs.3 S.1 MarkenG vor, dass die Benutzung der alten Marke in abgewandelter Form als neue Marke, bei der der kennzeichnende Charakter der alten Marke gewahrt bleibt, als eine Weiterbenutzung angesehen werden kann. Gemäß § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist dies auch dann der Fall, wenn die neue Marke/das neue Logo selbst als neues Markenzeichen im Register angemeldet worden ist.
Genau hier ist die Lücke im Vergleich zum EU-Recht in Form der europäischen Markenrichtlinie Art. 10 Abs.1 und Abs.2, die eine solche zusätzliche Ausnahmeregelung nicht vorsieht.
Dieses juristische Fass hat der EuGH selbst zu verantworten, als er in der Bainbridge-Entscheidung bekundete, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist und damit den § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG zum Wackeln brachte und Rechtsunsicherheit Einzug hielt.
Wenn das alles mal die Marketingjungs gewusst hätten, denkt sich unser Unternehmensjurist mit verkniffenen Augen. Seiner Geschäftsführung wird das egal sein. Die will von ihm nur ein klares JA hören.
Er wäre aus dem Schneider und dieses für einen Juristen nur höchst schwierig über die Lippen zu bringende JA angesichts der aufgezeigten Rechtslage nur erzielbar, wenn das geliftete, neue und „so tolle“ Markenlogo noch unter den Schutzschirm der alten Marke fallen würde.
An dieser Stelle ist also nur noch entscheidend, ob der „kennzeichnenden Charakter der Marke“ nicht verändert wurde.
Nachfolgend ein paar Beispiele für die Veränderungen des kennzeichnenden Charakters, die wir im designtagebuch.de erspäht haben und dort in großer Vielfalt akribisch zusammengetragen worden sind.
Sowie ein paar Beispiele wohl ohne Veränderungen des kennzeichnenden Charakters, wiederum zusammengestellt durch das designtagebuch.de:
Und zwei Marken aus dem eigenen Fundus, die sich zum „Such den Fehler“ eignen und damit sicher den selben kennzeichnenden Charakter haben:
WARNUNG! In den allermeisten Fällen wird jedoch die Neugestaltung eines Logos dazu führen, dass eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorliegt.
Solange also der EuGH keine abschließende Klärung zur richtlinienkonformen Auslegung des deutschen § 26 Abs.3 S.2 MarkenG herbeigeführt hat, sollte die Marketingabteilung eher abwartend agieren.
Sofern sich die Marketingabteilung doch durchsetzt, muss der Unternehmensjurist zwingend auf Bildmarkenrecherchen setzen, um zu ermitteln, ob das neue Unternehmenslogo nicht gegen andere, ältere Rechte verstößt und in Bezug auf das alte Logo eventuell zwischenzeitlich verwechslungsfähige Rechte begründet worden sind, die man mit dem alten Logo noch aus dem Weg räumen kann, bevor dieses in die Nichtbenutzung läuft und man selbst schutzlos wird.