Abmahnung in Markensachen mit Patentanwalt und Rechtsanwalt = doppelte Kosten

Einige Abgemahnte kennen es vielleicht. Der Postbote kommt morgens mit einem Einschreiben oder am Abend zuvor lag schon Ungemach im Faxgerät. Inhalt des Schreibens: Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung durch eine Rechtsanwaltskanzlei. Am Ende des Ganzen wird neben der Unterlassungserklärung auch noch eine Kostenerstattung für Kosten der Abmahnung eingefordert.

In der Regel werden dann dort Streitwerte von 50.000,- EUR bis 100.000,- EUR aufgerufen. Schlimm genug, denkt sich der Abgemahnte, doch sein Atem stockt. Die Anwälte wollen nicht nur Kosten für ihre Abmahnung haben (bei 100.000,- EUR Streitwert und 1,3 RVG sind das mit Portopauschale bummelige 1.780,20 EUR netto zzgl. MwSt.), sondern gem. § 140 Abs.3 MarkenG das Doppelte, weil ein Patentanwalt namens XY an dieser Abmahnung mitgewirkt habe.

Guter Rat ist teuer.

Unter Rechtslupe.de findet man eine nette Gesamtdarstellung der rechtlichen Problematik. Noch nicht eingearbeitet wurde dabei die Entscheidung des OLG Frankfurt (Urteil vom 12.11.2009, Az.:6 U 130/09), das bei einer markenrechtlichen Abmahnung keinen Anspruch auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten mangels Anwendbarkeit des § 140 Abs.3 MarkenG sah, da die Erforderlichkeit der Hinzuziehung des Patentanwalts nicht bestehe.

Dieses Urteil steht jedoch im krassen Gegensatz zur noch herrschenden Rechtsprechung. Diese herrschende Rechtsprechung (so etwa OLG Karlsruhe, 26.8.1998 – 6 U 36/98; OLG Köln, 28.4.2006 – 6 U 222/05; OLG Hamburg, 19.7.2007 – 3 U 241/06; OLG Stuttgart, 9.8.2007 – 2 U 23/07) vertritt leider die Auffassung, dass die Erstattung von Patentanwaltsgebühren nach einer analogen Anwendung des § 140 Abs.3 MarkenG auch im Falle der vorgerichtlichen Auseinandersetzung mittels Abmahnung zu erfolgen habe.

Der Verfasser kann aus eigener Erfahrung berichten, dass die maßgeblichen Kennzeichengerichte in München, Hamburg, Berlin und Köln immer noch knallhart diese Auffassung vertreten. In der Regel haben die Richter offensichtlich keine Lust und Zeit, sich mit dieser Materie zu befassen und man bekommt in der mündlichen Verhandlung schnell mal zu hören, dass man das immer so mache und Frankfurt nicht interessiere. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass der abmahnende Rechtsanwalt ein Fachanwalt im gewerblichen Rechtsschutz sei und nachgewiesener Maßen ein Experte im Markenrecht. Auch dieser dürfe einen Patentanwaltskollegen hinzuziehen. Soweit zu der m.E. unbilligen Einschätzung der Instanzengerichte. Beim BGH ist leider noch kein 100% passender Fall angekommen.

Was macht aber nun der Abgemahnte? Diesem ist im Falle einer berechtigten Abmahnung sicherlich zu raten, zunächst die abgeforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung fristgerecht abzugeben, wobei darauf zu achten ist, dass nicht mehr erklärt wird, als tatsächlich notwendig ist.

Die Anerkennung der abgeforderten Kostennoten sollte der Abgemahnte indes möglichst nicht anerkennen. Vielmehr hat es sich häufig als taktisch klug erwiesen, abzuwarten bis sich die Anwälte erneut melden und die Kosten einfordern. Dann ist es an der Zeit, mit den Anwälten der Gegenseite in wirtschaftliche Verhandlungen zu treten. Man kann im Wirtschaftsleben davon ausgehen, dass der Angreifer immer deutlich mehr ansetzt, als er tatsächlich am Ende haben will.

Gerade bei Großkanzleien, die Rechtsanwälte und Patentanwälte unter einem Dach beschäftigen, ist häufig Spielraum dafür, dass entweder auf die Patentanwaltskostennote verzichtet wird, wenn der Streitwert akzeptiert wird, oder der Streitwert reduziert wird, wenn das Rechtsanwalts- und Patentanwaltshonorar anerkannt wird. Die erste Lösung sollte das angestrebte Ziel sein, da aufgrund degressiver Gebührenstaffelung im RVG eine Streitwertreduzierung sich nicht so stark auswirkt, wie der Verzicht auf das Doppelte. Teuer bleibt eine Abmahnung allemal.

Also insbesondere in Markensachen immer Augen auf und gut recherchieren!

Update:

Auf netten kollegialen Hinweis eines Frankfurter Kollegen dürfen wir mitteilen, dass sich zwischenzeitlich für den Abgemahnten die Szenerie deutlich aufgehellt hat.

Fast unbemerkt – auch für den Verfasser – hat der BGH zwischenzeitlich Stellung pro Abgemahnten bezogen (siehe BGH I ZR 181/09). Zwar führt der BGH aus, dass außergerichtliche Patentanwaltskosten analog § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sein können, wenn dieser zur Vorbereitung der Abmahnung typische patentanwaltliche Tätigkeiten – wie etwa eine Recherche zum Registerstand oder zur Benutzungslage – durchführt.

Der BGH schränkt sodann jedoch ein, dass diese Tätigkeit des Patentanwalts auch erforderlich gewesen sein musste. Vielmehr sei bei der Abmahnung durch einen fachlich versierten Rechtsanwalt die Erforderlichkeit eher nicht zu vermuten.

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.

Bin mal gespannt, ob diese BGH Rechtsprechung sich jetzt bei den Landgerichten in Hamburg und vor allen Dingen in München durchsetzen lässt, oder ob die Vorsitzenden Richter sich eine Auslegungsmöglichkeit einfallen lassen.

Eigentlich ist der Drops damit gelutscht.