BGH: Abmahnkosten für Patentanwalt nicht per se erstattungsfähig

Der BGH konkretisiert in einer neuerlichen Entscheidung seine Rechtsprechung zu den Abmahnkosten für Patentanwälte. In jüngster Vergangenheit haben die Kanzleien, die Patentanwälte und Rechtsanwälte beschäftigen, versucht, die bisherige Rechtsprechung des BGH mit einiger Vergewaltigung doch zu ihren Gunsten auszulegen. Trotz der eigentlichen klaren Vorgabe aus Karlsruhe sind zudem viele Landgerichte aus Bequemlichkeit nicht von ihrer alten Rechtsprechungspraxis abgewichen und haben den BGH schlichtweg ignoriert.

Insbesondere die Kammern in München scheinen hier unbelehrbar. Der BGH legt jetzt aber so nach, dass es zukünftig für eine markenrechtlich versierte Kanzlei immer schwieriger werden dürfte, mit der nicht näher begründete Behauptung, ein Patentanwalt habe in der Sache mitgewirkt, die zusätzlichen Abmahnkosten zu begründen. Selbst der Vortrag, dass vom Patentanwalt im Rahmen der Abmahnung eine Markenrecherche durchgeführt wurde, ist laut BGH nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen. In diesen Fällen besteht für die Hinzuziehung des Patentanwalts gerade kein Anspruch auf Erstattung der angefallenen Abmahnkosten (BGH, Urt. v. 10.05.2012 – Az.: I ZR 70/11).

Nun ist noch einmal vom BGH bekräftigt worden, dass der § 140 Abs. 3 MarkenG zwar bestimme, dass im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich ein Patentanwalt hinzugezogen werden darf, diese Norm jedoch nicht – wie bisher immer analog geschehen – auf den außergerichtlichen Bereich übertragen werden kann. Es sei also die Erforderlichkeit nach den allgemeinen Regelungen zu bestimmen. Der die Kostenerstattung beanspruchende Abmahnende müsse nachweisen, dass die Hinzuziehung des Patentanwalts im jeweiligen Einzelfall erforderlich gewesen sei. Eine fachspezifische Einsetzung des Patentanwalts sei dabei erforderlich.

Nicht ausreichend sei es aber, wenn lediglich pauschal vorgetragen werde, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt. Dies gelte insbesondere dann, wenn der abmahnende Rechtsanwalt auf den Bereich des Markenrechts spezialisiert sei. Es sei nämlich nicht ersichtlich, warum nicht der Rechtsanwalt diese Recherche hätte durchführen können, insbesondere dann, wenn der Rechtsanwalt fachlich versiert sei.

Kommentar RA Prehm: Endlich spricht der BGH mal Klartext. Insbesondere bei der Abmahnung durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz ist es nicht ersichtlich, warum dieser noch einen Patentanwalt hinzuziehen soll. Jeder im Markenrecht tätige Kollege weiß doch, dass der Patentanwalt in aller Regel in der Vergangenheit nur seine Unterschrift unter die Abmahnung gesetzt hat und in der Sache nicht weiter tätig war. Die Instanzengerichte haben es jahrzehntelang über die analoge Anwendung zugelassen, dass hier eine durch nichts gerechtfertigte Bereicherung zu Lasten des Abgemahnten erfolgte. Oftmals gab es in solchen Fällen intern mit dem Abmahnenden die Absprache, dass die Patentanwaltskosten von ihm nicht zu tragen sind, wenn der Abgemahnte nicht zahlen kann. Es ist Zeit, dass diesen Praktiken ein Ende gesetzt wird. Es steht allerdings zu befürchten, dass die alte Richtergarde, die jahrzehntelang an diese Rechtsprechung gewöhnt war, weiterhin alle Augen zudrückt.