Der Markenstreit OKTOBERFEST nimmt Fahrt auf!

HABMHeute berichtet die große Münchener Tageszeitung tz (und der FOCUS hier) als erste der etablierten Pressemedien über den durch einen unserer Mandanten aufgedeckten Oktoberfest-Markenplan der Stadt München.

Neben der sich formierenden Front der Firmen, die zukünftig von der Nutzung des Begriffs Oktoberfest ausgeschlossen werden sollen, hat die Stadt München aber noch eine Reihe anderer Hürden zu überwinden.
Man muss nämlich wissen, dass die beantragte EU Wortmarke für Oktoberfest nur zur Eintragung gelangen kann, wenn innerhalb der 3-monatigen Widerspruchsfrist aus keinem der 28 EU Länder ein begründeter Widerspruch erfolgt.

Die EU-Marke hat nämlich das Grundproblem, dass bereits ein erfolgreicher Widerspruch – egal aus welchem EU-Mitgliedsland – die gesamte EU-Marke zu Fall bringen würde. Die EU-Marke steht und fällt nämlich einheitlich. Ein Problem z.B. in Rumänien erfasst damit die gesamte EU-Marke. Nachfolgend präsentieren wir Ihnen eine ganze Reihe von möglichen Konfliktmarken aus ganz Europa. Die Eintragungsgegner werden sicherlich noch auf die Idee kommen, auch zu diesen Firmen Kontakt aufnehmen, um der Stadt München die Oktoberfest-Suppe so richtig zu versalzen.

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Widerspruch: Deutsche, die Englisch sprechen

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann in jeder der 20 Amtssprachen der EU eingereicht werden. Daneben muss eine zweite Sprache gewählt werden, bei der es sich um eine der 5 Sprachen des Amtes handelt muss.

Als deutscher Anmelder bzw. als deutsche Kanzlei wählt man gewöhnlich Deutsch als erste Sprache und Englisch als zweite Sprache. Diese Wahl bestimmt unter anderem, in welchen Sprachen ein Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke geführt werden kann.

Wir dürfen jetzt erstmalig folgendes erleben: Ein deutscher Anmelder wird durch eine deutsche Kanzlei vertreten. Die erste Sprache der Anmeldung ist Deutsch, die zweite Sprache ist Englisch. Gegen die Anmeldung wird Widerspruch erhoben. Von einem deutschen Unternehmen, vertreten durch eine deutsche Kanzlei. Als Verfahrenssprache wählt die Kanzlei Englisch.

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„Can’t get enough of that wonderful Duff.“

Mexican marketing man brings Homer Simpson’s favourite beer to life

The Financial Times berichtet über Rodrigo Contreras, der in Tijuana, Mexiko, Duff Bier produziert. Duff war ursprünglich eine fiktive Biermarke in der Serie „The Simpsons“.

Nach Angaben von Herrn Contreras würden in Europa mittlerweile über 1,2 Millionen Einheiten pro Monat abgesetzt werden, in Mexiko seien es um die 400.000 Einheiten. Auf den US-Markt ziele er vorerst nicht. Ihm sei noch unklar, wie sich 20th Century Fox, die Rechtsinhaberin der „Simpsons“, verhalten würde.

Die wäre sicherlich nicht erfreut. Fox führt zur Zeit Prozesse in Mexiko (gegen einen anderen Herrn), Spanien, Belgien und Argentinien. In Australien war sie bereits erfolgreich. Fox ist auch in Europa rechtlich aktiv, wobei die Markensituation hier etwas unübersichtlich ist.

Ein Auszug an Duff-Marken (nur Klasse 32 „Bier“) mit Aktenzeichen, Anmeldepriorität und Rechtsstand:

Duff
DE39656403, 28.12.1996
Gelöscht (Nichtverlängerung)

Duff
DE39833507, 16.06.1998
Gelöscht (Widerspruch)

DE39901100
DE39901100, 12.01.1999
Eingetragen (Widerspruch ohne Auswirkungen)

Duff
DE39951918, 25.08.1999
Gelöscht (Verzicht)

DE302008077070
DE302008077070, 10.12.2008
Eingetragen (Widerspruch anhängig)

DE302009021478
DE302009021478, 09.04.2009
Eingetragen (Widerspruch möglich)

Extra Duff
DE302009054830, 11.09.2009
Angemeldet

EXTRA DUFF ORIGINAL ONE
DE302009057746, 29.09.2009
Angemeldet

EM01341130
EM01341130, 11.10.1999
Eingetragen
Anm.: Inhaber TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

EM07558984
EM07558984, 29.01.2009
Angemeldet (Widerspruch anhängig)

EM07560311
EM07560311, 29.01.2009
Angemeldet (Widerspruch anhängig)

EM08351091
EM08351091, 09.06.2009
Angemeldet (Widerspruch anhängig)

DUFF
IT0000823996, 04.08.1998
Eingetragen

DUFF
GB2123701, 14.02.1997
Eingetragen

DUFF BEER
GB2123701, 14.02.1997
Eingetragen

Erweiterung der Widerspruchsmöglichkeiten aus § 42 MarkenG n.F.

Gesetz zu Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Der Gesetzgeber schafft ab dem 01.10.2009 durch den neuen § 42 Abs.2 Nr.4 MarkenG

[…] wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 […]

die Möglichkeit, dass ein Widerspruch auch auf der Grundlage einer sogenannten Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG eingelegt werden kann.

Bisher konnte der Löschungsanspruch aus § 12 MarkenG nur im Wege der gerichtlich durchzusetzenden Löschungsklage gem. §§ 51, 55 MarkenG nach den dortigen Voraussetzungen geltend gemacht werden und gerade nicht über ein Widerspruchsverfahren.

Im Übrigen gelten die bekannten Voraussetzung, dass der Anspruch nur zieht, wenn die widersprechende Benutzungsmarke a) tatsächlich im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, b) Verkehrgeltung im ganzen Bundesgebiet aufweist und c) Verkehrsgeltung gerade als Marke vorliegt.

Tatsächlich werden Widersprüche aus Benutzungsmarken gem. § 4 Nr. 2 MarkenG und geschäftlichen Bezeichnungen gem. § 5 Abs. 2 MarkenG wohl nur selten verzeichnet werden, da gerade Nichtinhaber von eingetragenen Marken wohl noch seltener eine Markenüberwachung am Laufen haben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 3 Monaten ab Veröffentlichung der neu eingetragenen Konfliktmarke diese zur Kenntnis zu nehmen und wirksam Widerspruch einzulegen, wohl eher als gering einzustufen.

Nichtsdestotrotz kann man die Bemühungen des BMJ erkennen, die ordentlichen Instanzgerichte weiter zu entlasten.

Wichtige Gesetzesänderung im MarkenG zum 01.10.2009

Gesetz zu Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Der Gesetzgeber hat auch für das Markengesetz einen bunten Blumenstrauß an Gesetzesänderungen aus dem Hut gezogen. Die wohl wichtigste Änderung findet in § 42 Markengesetz statt.

§ 42 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Inhaber einer Marke“ die Wörter „oder einer geschäftlichen Bezeichnung“ eingefügt.

Waren bisher gemäß § 42 MarkenG nur prioritätsältere Markeninhaber zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke befugt, so wird sich dies ab dem 01.10.2009 dahingehend ändern, dass dann auch Inhabern prioritätsälterer geschäftlicher Bezeichnungen dieses Recht eingeräumt wird. Folglich sind insbesondere Firmennamen gemeint.

Damit werden sich die Prüfer des DPMA zukünftig im Widerspruchsverfahren mit einem erheblich größeren Sachverhaltsvortrag der Parteien zu beschäftigen haben. Unter „geschäftliche Bezeichnung“ fällt nämlich nicht nur der Name einer Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH und AG), sondern auch der fiktive, registerlich nicht verzeichnete Firmenname eines Einzelunternehmers.

Auch wenn das Amt bereits jetzt im Widerspruchsverfahren gem. § 59 Abs. 1 Satz 1 MarkenG den Sachverhalt grundsätzlich von Amts wegen zu ermittelt hat und dabei auch Beteiligte laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte vernehmen und andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen darf, so galt doch die Ansicht, dass das Widerspruchsverfahren als registerrechtliches Verfahren wenig geeignet sei, um umfangreiche und zeitraubende Beweiserhebungen – beispielsweise zur Kennzeichnungskraft aufgrund der Benutzungslage – zu tätigen.
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Widerspruchsverfahren im Widerspruchsverfahren im Widerspruchsverfahren

Tja, auch sowas kann passieren:

Unser Widerspruchsverfahren wurde ausgesetzt, da gegen die Widerspruchsmarke selbst Widerspruch erhoben worden ist.

Das Widerspruchsverfahren über die Widerspruchsmarke wurde aber auch ausgesetzt, da wiederum Widerspruch gegen die Widerspruchsmarke 2 in dem Widerspruchsverfahren über die Widerspruchsmarke 1 erhoben worden ist.

Noch Fragen?

Basics: Überlegungen im Vorfeld der Markenanmeldung

Niemand sollte aus dem Bauch heraus eine Marke anmelden. Im Vorfeld einer Markenanmeldung stellt sich häufig die Notwendigkeit folgender Überlegungen.

Ist meine Marke unterscheidungskräftig?
Eine Vielzahl von Markenanmeldungen scheitert daran, dass das angemeldete Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt und für die Waren oder Dienstleistungen, die die Marke kennzeichnen soll, rein beschreibend ist. Solche Zeichen sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Häufig wird auch eine vermeintlich neue Wortkombination zur Anmeldung eingereicht. Die Kombination beschreibender Bestandteile gewinnt aber regelmäßig nur dann Unterscheidungskraft, wenn die Kombination zu einer Wortneuschöpfung führt, die mehr als die Summe ihrer beschreibenden Teile ist. Reine Fantasienamen sind in der Regel unterscheidungskräftig und werden vom Amt nicht beanstandet.

Für welche Waren oder Dienstleistungen soll ich meine Marke anmelden?
Das angemeldete Klassenverzeichnis kann jederzeit eingeschränkt, jedoch nicht erweitert werden. Der Anmelder sollte sich daher im Vorfeld überlegen, für welche Waren oder Dienstleistungen er die Marke – auch in Hinblick auf zukünftige Produkterweiterungen – nutzen möchte.

Ist eine identische oder ähnliche Marke bereits eingetragen?
Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft eine Markenanmeldung nicht daraufhin, ob bereits verwechslungsfähige (identische oder ähnliche) Marken eingetragen sind. Sollte dies der Fall sein, riskiert der Anmelder nicht nur, dass seiner Markenanmeldung von Inhabern älterer Rechte widersprochen wird. Er setzt sich auch dem Risiko einer kostenpflichtigen Abmahnung aus. Dieser Punkt bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit. Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke kann nicht nur vorliegen, wenn die Marke ähnlich geschrieben wird, sondern auch dann, wenn diese ähnlich klingt oder (in geringeren Fällen) sogar einen ähnlichen Bedeutungsgehalt hat. Zumindest eine Überprüfung älterer ähnlicher Marken ist für den Anmelder selbst praktisch nicht möglich. Hier empfiehlt sich die Beauftragung professioneller Recherchen.

Markenrechtliche Irrtümer: Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist eine Marke sicher

Auch dieser Irrtum ist leider weit verbreitet. Viele Markeninhaber, die im Vorfeld der Markenanmeldung auf eine Marken- und Firmennamenrecherche verzichtet haben, fühlen sich nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist auf der sicheren Seite. Diese Sicherheit ist jedoch nur eine scheinbare. Zwar ist es richtig, dass die Marke nicht mehr durch ein Widerspruchsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt angegriffen werden kann, aber Ansprüche kann ein Inhaber älterer Rechte trotzdem geltend machen und durchsetzen.

Im Normalfall wird der Inhaber älterer Rechte die jüngere Marke mit einer Abmahnung angreifen. Dieser Weg steht ihm im übrigen auch früher schon offen. Das bedeutet, ein Markeninhaber ist nicht an das Widerspruchsverfahren beim Amt gebunden, sondern er kann eine prioritätsjüngere Marke jederzeit angreifen.

Richtig ist jedoch, dass insbesondere Markeninhaber die ihre Markenrechte professionell überwachen gerne das amtliche Widerspruchsverfahren wählen. Der Vorteil des Widerspruchsverfahrens liegt insbesondere im überschaubaren Kostenrisiko.